Товарный знак, зарегистрированный в России, защищен от неправомерного использования только на ее территории. Если в планах компании расширение горизонтов и освоение рынков других стран не обойтись без международной регистрации товарного знака в соответствии с требованиями местных нормативных актов. Если этого не сделать, внезапно может оказаться, что айдентика бренда, считающаяся уникальной в России, совпадает с уже действующим в другой стране. Такая ситуация, как правило, приводит к проблемам в развитии бизнеса за рубежом, трате времени, нервов и денег.
Что такое международная регистрация торговой марки
Эта процедура позволяет, не опасаясь чьих-либо претензий и судебных преследований, использовать свой бренд на рынке одного или нескольких государств. Правила регистрации международного товарного знака определяются тем, какой механизм выбирает правообладатель и где именно он планирует вести бизнес.
Варианты регистрации торговой марки за рубежом
Патентное право практически любого государства позволяет регистрировать торговый знак (ТЗ) двумя способами: по национальной или международной процедуре.
Первый вариант — отправить документацию на регистрацию товарного знака за рубежом через государственные органы той страны, в которой предполагается вести бизнес. Обычно к нему прибегают, если нет возможности воспользоваться международной системой. В разных государствах действует свой механизм регистрации. В основном отличия касаются сроков оформления и суммы государственной пошлины, но есть и более существенные отличия: в ЕС не предусмотрено проведение экспертизы, в Канаде требуют указать адрес в одном из канадских населенных пунктов, в США нужно продемонстрировать, как используется ТЗ на практике, в ОАЭ сначала получают разрешение на ведение коммерческой деятельности и лишь потом предпринимателям позволяют подать заявку.
Международная система регистрации товарных знаков, иначе говоря, пакетная, позволяет оформить защиту ТЗ сразу в ряде государствах, заключивших соглашение об унификации процесса. Например, Мадридская система объединяет 124 страны-участницы и функционирует в режиме одного окна: заявки рассматривает единый регистрационный орган — ВОИС.
Да, для каждого участника действуют свой прайс и сроки, но проходить регистрацию бренда по международной системе все равно быстрее, удобнее и менее затратно, чем подавать документацию по нацпроцедуре. Не требуется знать местное патентное законодательство, обращаться в государственные органы, достаточно направить заявку в единый регулятор.
Еще более экономичный вариант — обращаться к системам, позволяющим регистрировать ТЗ во всех странах-участницах одновременно. Так действует EUTM (Европейский ТЗ): после регистрации ТЗ можно использовать в 27 государствах сразу.
Плюсы международной регистрации товарного знака
Предприятия, запатентовавшие ТЗ у нас в стране, могут быть уверены в его неприкосновенности только в рамках российских границ. В остальных странах любой предприниматель может запатентовать и использовать аналогичное название, шрифт, логотип, статичное или динамичное изображение, звук и прочее. Избежать риска утратить право пользоваться своим торговым знаком за границей можно только одним способом — как можно скорее зарегистрировать его в государствах, где вы намерены развивать бизнес.
Международная регистрация позволяет:
- стать единственным обладателем бренда на территории любой выбранной страны или нескольких стран: реализовывать товар и услуги, запускать франшизу, сотрудничать с маркетплейсами;
- избежать проблем из-за оспаривания ваших прав вне России, где нередко судебные органы встают на сторону резидентов;
- увеличить активы компании, отразив в отчетности интеллектуальную собственность.
У предпринимателей в странах Ближнего Востока, Европы и Северной Америки символу «™» вызывает большое уважение и доверие. Зарегистрированная ТМ во многом упростит установление деловых связей и расширение сферы и территории деятельности предприятия.
Как отправить заявку на регистрацию международного товарного знака
В соответствии с Мадридской конвенцией, после получения свидетельства на ТЗ на своей родине, правообладатель может обратиться в ВОИС и стать обладателем аналогичного документа за пределами страны. В заявке, которую передают через Роспатент, перечисляются страны, куда компания планирует заходить под своей ТМ. Российский орган служит звеном, взаимодействующим с ВОИС.
При планировании дальнейших действий необходимо учитывать еще несколько важных моментов.
- Величина пошлины. Услуги ВОИС стоят от 653 швейцарских франка, участие Роспатента — 4900 рублей. Дополнительно будущий владелец бренда должен уплатить госпошлину во всех странах, которые он хочет охватить. Таким образом, чем больше территорий он указал в форме заявления, тем выгоднее получать свидетельство через ВОИС. Если предстоит регистрировать ТМ не более чем в двух странах, то целесообразнее обратиться в их патентные ведомства напрямую.
- Зависимость от регистрации в России. Отправлять заявку в Роспатент и ВОИС допускается одновременно, но есть риск получения отказа от российского ведомства, это означает, что автоматически заявка в ВОИС аннулируется. Госпошлина при этом не возвращается. Также следует помнить, что первые пять лет свидетельство на ТЗ, оформленное через ВОИС, считается действительным только при наличии аналогичного национального документа.
- Проблемы с отчуждением ТЗ. Передать другому лицу знак, зарегистрированный в нескольких странах по международной процедуре, можно только целиком. Нельзя оставить себе долю, позволяющую распоряжаться брендом в какой-то одной стране.
- Продолжительный срок международной регистрации товарного знака. Если действовать по нацпроцедуре, общение с госорганами происходит напрямую. При регистрации по регламенту Мадридской конвенции цепочка становится длиннее: будущий правообладатель подает заявку в Роспатент — оттуда она уходит в ВОИС — далее ее пересылают в патентный орган конкретного государства. Ответ приходит по той же цепи в обратном порядке. Если требуются доработки и уточнения, общение затягивается на долгие месяцы.
Сама процедура регистрации ТЗ включает в себя четыре этапа:
1. Проверка товарного знака на уникальность и соответствие требованиям местного законодательства. Если подобный ТЗ уже зарегистрирован, заявка становится недействительной, поэтому заявителю или его представителю нужно зарегистрироваться на сайте ВОИС и убедиться в уникальности знака. Отклоняют заявку и в том случае, если ТЗ противоречит законам страны. В обоих вариантах госпошлина остается у государства. Избежать потерь денег и времени проще, если заказать услуги международной регистрации товарного знака в патентном бюро, сотрудники которого специализируются в этой сфере не один десяток лет.
2. Заполнение заявки и уплата госпошлины.
Заявка формируется на французском или английском языках на утвержденном бланке. К ней прикладываются следующее:
- сопроводительное письмо в Роспатент о желании зарегистрировать международный ТЗ по Мадридской системе, и что в России он уже запатентован;
- квитанции об уплате необходимых госпошлин во всех инстанциях;
- доверенность, если от имени правообладателя действует патентный поверенный или иной представитель.
Если есть квалифицированная электронная подпись, пакет документов отправляется через сайт ФИПС. Статус заявки отслеживается в личном кабинете. Также не возбраняется принести документы в бумажном виде или отправить их по Почте России. В последнем случае это увеличит срок регистрации, поскольку ответы ведомство будет тоже пересылать по почте.
3. Переписка с патентными ведомствами. Нередко иностранных госорганов, обрабатывающих заявку, возникают вопросы по поводу сходства бренда с уже существующими, либо относительно благозвучности его названия и т.д. Необходимо отвечать емко и оперативно, поскольку на ответ дается не более месяца. Если пропустить сроки, заявка будет отклонена.
4. Продление срока действия ТЗ. Если зарубежное ведомство разрешило зарегистрировать бренд и прислало свидетельство, нужно узнать, когда и как его продлевать. Например, в России этот срок составляет 10 лет, поэтому через девять лет необходимо запрашивать продление.
Если предстоит международная регистрация через патентный орган союза государств (ЕС, Союз Африканских стран, СНГ и т.д.), необходимо помнить о таких моментах:
- действовать можно только через лицензированного патентного поверенного, имеющего право работать с союзом государств;
- регистрация ТЗ в РФ не требуется;
- госпошлины оплачиваются по установленным государством или союзом тарифам;
- если понадобится расширить заявку и охватить страны вне союза государств, быстро это сделать не получится;
- проверки на патентоспособность существенно различаются от страны к стране.
Сроки международной регистрации товарного знака в зависимости от системы могут достигать 36 месяцев.
Регистрация в СНГ
В СНГ потенциальные патентообладатели обращаются в ВОИС, либо проходят нацпроцедуру. У участников СНГ процессы регистрации бренда схожи с российскими. Удобнее всего заявлять права на бренд с помощью аккредитованных патентных поверенных.
Регистрация в Африке
В отдельных африканских государствах невозможно зарегистрировать бренд — это не предусмотрено локальным законодательством. Тем не менее в Африке существует две международные системы — ARIPO и OAPI.
ARIPO действует в 20 государствах континента. Подать заявку закон разрешает только через аккредитованного юриста или агента по ТЗ. Госпошлина — 100 долларов США. Отправка документов через интернет дает заявителю скидку 20%. Дополнительно претендент на ТЗ оплачивает 50 долларов США за регистрацию ТЗ в одном классе МКТУ и по 10 долларов за каждый следующий.
OAPI. В эту организацию входят 17 стран, которые ранее были французскими колониями, такие как ЦАР, Чад, Камерун, Конго и т.д. В них действует Бангийское соглашение, позволяющее зарегистрировать бренд, который будет признан сразу во всех этих государствах. Как и в случае с предыдущей системой, заявка подается только силами лицензированного патентного поверенного. Из-за территориальных сложностей, местного менталитета и особенностей законодательной системы иностранные предприниматели чаще обращаются в ВОИС, чтобы зарегистрировать бренд в одной или нескольких странах-участницах OAPI. Госпошлина составляет 704 швейцарских франка за регистрацию ТЗ в трех классах МКТУ и 144 — за каждый следующий.
Национальная система регистрирования
Таким способом пользуются в трех ситуациях:
- государство, в котором предстоит регистрировать ТЗ, не подписывало мадридскую конвенцию;
- заявитель не планирует регистрировать бренд в России;
- предприниматель намерен использовать бренд исключительно за рубежом.
Процесс состоит из нескольких этапов:
- проверка на уникальность в государственных базах;
- формирование пакета документов и уплата пошлины;
- устранение неточностей или несоответствий законам, выявленных экспертами;
- получение свидетельства, либо отказ в регистрации и оспаривание.
Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, в ней есть ряд недостатков:
- Роспатент никак не взаимодействует с патентным органом другого государства, этим занимается заявитель, либо его патентный поверенный;
- заявка заполняется на государственном языке той страны, где регистрируется бренд;
- если выбранная страна не подписывала соглашение с Россией, то заявитель не имеет права действовать самостоятельно, а должен заключить договор с местным юристом.
Патентное бюро «Иртелла» имеет возможности защитить права своих клиентов в большинстве стран мира.
Регистрация в Китае
В КНР эта процедура регламентируется законом «О товарных знаках». Свидетельство на ТЗ действует в течение 10 лет. Иностранцы не могут напрямую обратиться в Управление по товарным знакам, требуется посредничество местных специалистов.
Процесс включает в себя несколько этапов:
- Формирование и подача заявки. Кроме заявления, понадобится доверенность на выбранное китайское патентное бюро, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, квитанции об уплате пошлины. В ответ Управление по ТЗ в течение 60 дней присылает уведомление о принятии документов.
- Экспертиза. Проводится около года. Управление может запросить пояснения и дополнения. При отсутствии претензий выносится предварительное одобрение заявки и публикует ТЗ в бюллетене.
- Ожидание возражений. В течение квартала после выхода публикации регистрацию может оспорить кто угодно. Каждое возражение рассматривается около 12 месяцев.
- Регистрация и выдача свидетельства на ТЗ.
Стоимость процедуры составляет 300 юаней. В эту сумму входит один вид деятельности и десять товаров. Каждый последующий вид деятельности стоит 300 юаней, а каждый дополнительный товар — 30 юаней.
Следует учитывать, что свидетельство на ТЗ, выданное китайскими госорганами, не действует в Тайване, Гонконге и Макао.
Регистрация в США
Иностранцы зарегистрировать бренд могут только с помощью местных лицензированных юристов.
Процедура состоит из пяти этапов:
- Заявитель (или его представитель) проверяют ТЗ по системе TESS.
- Составление и подача заявки в американское патентное ведомство USPTO.
- Присвоение заявки идентификационного номера.
- Проверка заявки на обоснованность и поиск оснований для отказа в регистрации. При наличии претензий USPTO направляет соответствующее письмо заявителю и дает шесть месяцев на ответ.
- Публикация заявки в бюллетене. В течение месяца после публикации любой человек или организация могут направить возражение. Если этого не произошло, заявитель получает свидетельство.
Стоимость услуг ведомства начинается от 250 долларов США за регистрацию в одном классе МКТУ. За каждый последующий класс придется доплатить столько же, сколько за первый.
Регистрация в Германии
Регулирует процедуру законодательство об охране ТЗ и прочих символов. Свидетельства выдаются и организациям, и физлицам и действуют 10 лет. Продление допускается.
Иностранцы могут самостоятельно заполнять и подавать заявки, либо пользоваться услугами местных юристов. Документы отправляются в ведомство по патентам и ТЗ (DPMA) в электронном, либо в бумажном виде.
Процесс включает следующие шаги:
- Заполнение и подача документов на немецком языке.
- Проверка заявки силами DPMA на соответствие требованиям.
- Экспертиза по существу на предмет уникальности и наличия оснований для отказа.
- Регистрация. Не обнаружив препятствий, ведомство выдает свидетельство.
- Ожидание возражений. Все лица, имеющие веские причины, могут в течение трех месяцев выступить против регистрации, и проверка покажет, что они правы, свидетельство аннулируют.
Пошлина за регистрацию в трех классах МГТУ составляет 300 евро. За последующие классы придется доплатить по 100 евро. Ускоренная регистраций обойдется еще в 200 евро.
Регистрация в ОАЭ
ОАЭ не участвуют в Мадридской конвенции, а потому в них работает только национальная система. Ее регулирует ФЗ-37 «О товарных знаках и их разновидностях».
Подать заявку имеет право любое лицо, имеющее официальный бизнес на территории ОАЭ. Иностранцы могут оформить свидетельство только через поверенных, имеющих местную лицензию.
Процесс заключается в следующем:
- Подача документов и оплата госпошлины в размере 1000 дирхамов.
- Экспертиза проводится в течение 30 дней.
- В случае успешного прохождения экспертизы заявитель оплачивает публикации в бюллетене (1050 дирхамов) и двух местных СМИ (1000 дирхамов).
- Ожидание возражений. Любое лицо при наличии серьезных оснований может остановить процедуру регистрации.
- Если за две недели возражений не последовало, начинается регистрация, которая стоит еще 5000 дирхамов.
- ТЗ вносится в реестр, и заявитель получает свидетельство.
Стоимость указана за один класс МКТУ. Регистрация на большее количество классов не предусмотрена.
Также невозможно зарегистрировать ТЗ или любую айдентику с изображением или упоминанием алкоголя, женщин, свиней и т.д., а также слов с неприличным для арабоязычного населения звучанием.
Какой вариант выбрать?
Наиболее простая и надежная система — Мадридская. Если государство не участвует в конвенции, но входит в другою союз, удобнее подавать документы в ведомство союза. И лишь при отсутствии выбора стоит рассматривать национальную процедуру. Впрочем, с чисто экономической точки зрения иногда выгоднее пользоваться именно ею. Обратившись к поверенным, специализирующимся на международном патентовании и защите интеллектуальной собственности, вы можете сэкономить время и средства на поиске патентного поверенного за рубежом, не переживать из-за незнания иностранного языка или законов выбранных вами государств.